[게임과 법] “상표권은 누가 갖나요?” 퍼블리싱 계약과 지적재산권

안녕하세요 게임과 법 칼럼의 OOO입니다.

지난 주에는 퍼블리싱 계약에 나오는 MG, RS, LF등 마치 신규 게임 프로젝트 이름에 쓰일 법한 용어들의 의미를 함께 살펴보았습니다. 저도 마침 일에 조금 여유가 생겨서 TIG 독자 여러분들의 댓글에 상세히 답변을 드리려고 애를 썼습니다.

제가 아직 답을 해 드리지 못한 댓글 중에서는 MG가 마케팅 개런티(Marketing Guarantee)의 의미로 쓰이는 경우도 있다는 말씀과 더불어 CPI 등의 용어에 대해서도 그 의미를 알고 싶다는 글이 있었던 것이 생각이 나는데요, 다음 연재의 내용이 조금 짧을 것 같으므로 그 때 같이 설명해 드리겠습니다.

■ 퍼블리싱 계약과 지적재산권

이제 퍼블리싱 계약에서의 지적재산권 조항을 살펴보겠습니다. 먼저 게임이라는 것이 지적재산권법(이 용어에 대해 ‘지식재산권법’이 올바른 용어라고 하는 견해가 있고, 타당한 논거가 있습니다만, 관행에 따라 ‘지적재산권법’으로 쓰겠습니다)에서 어떤 위상을 가지고 있는지를 이해하셔야 합니다.

보통 지적재산권이라고 하면, 특허권, 상표권, 저작권, 영업비밀 등의 권리를 포괄하는 것으로 이해됩니다. 이 중 퍼블리싱 계약에서는 보통 상표권과 저작권에 대한 조항이 등장하는 경우가 많고, 경우에 따라 영업비밀과 관련한 내용이 들어가기도 합니다.

특허에 관련된 내용이 퍼블리싱 계약에 들어가는 경우는 거의 못 보았습니다. 영업비밀과 관련한 내용은 한 조항으로 확정돼 들어가기보다는 계약 곳곳에 혼재돼 나타나게 되므로 일관된 입장으로 다루기는 어렵습니다.

이하에서는 특허와 영업비밀을 제외하고 저작권을 세분하여 설명한 후 상표권에 대해 말씀을 드리고 오늘 연재를 마무리하겠습니다. 좀 길고 어려우니 잘 따라오시기 바랍니다.

아래에 설명해 드릴 내용은 대체로는 개발사의 입장에서 썼습니다만, 권리의 귀속을 명확히 한다는 의미에서 본다면 퍼블리셔 입장에서도 참고할 수 있을 것입니다.

■ 저작권 일반

‘저작권은 표현만 보호하고 아이디어는 보호하지 않는다’고 했던 5회 연재에서도 한 차례 언급한 바 있습니다만, 게임은 저작권의 대상이 되는 저작물입니다. 특히 게임은 다양한 저작물이 결합돼 있는 복합 저작물의 성격을 가집니다.

게임의 스토리를 나타내는 시나리오는 어문저작물이고, 게임 화면은 영상저작물이며, 게임음악은 음악저작물이 됩니다. 게임 프로그램 그 자체는 컴퓨터프로그램저작물이기도 합니다. 이 각각의 요소에 대해 개별적으로 저작권이 성립하고, 하나의 게임 내에서도 수 많은 저작권이 존재합니다.

저작권을 설명함에 있어 그 속에 복제권, 전송권, 2차적 저작물 작성권 등 다양한 권리가 함께 포함돼 있다고 하여, 저작권을 법적으로는 ‘권리의 다발’이라고 부르는데, 게임은 그 속에 여러 저작물이 혼재돼 있으니 ‘여러가지 저작권들의 다발’인 셈이죠.

나아가 게임을 서비스하면서 생기는 데이터베이스에 대한 권리 또한 저작권 그 자체는 아니지만 저작권법에 의해 권리가 인정되는 일종의 지적재산권의 하나입니다. 데이터베이스에 대한 권리의 귀속은 이미 자세히 살펴보았습니다.

보통 퍼블리싱 계약에서는 ‘게임의 저작권은 개발사에게 귀속된다’라고 하는 경우가 많습니다. 사실 이 규정은 일종의 선언적 규정이라 꼭 이렇게 합의하고 도장을 찍지 않아도 게임의 저작권은 개발사에게 귀속되는 것이 법적으로도 맞긴 합니다. 저작권은 저작물의 창작과 동시에 성립하기 때문이죠(저작권법 제10조 제2항).

그러나 법적 분쟁이 발생할 만약의 경우를 대비하여 위 규정이 있는지 여부와 더불어 다음 몇 가지 사항 정도를 가볍게 살펴보시기 바랍니다.

■ 업무상저작물

법인·단체 그 밖의 사용자의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 업무상저작물이라고 합니다(저작권법 제2조 제31호).

업무상저작물의 성립에 관해 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없으면 그 법인이 되고, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 않습니다(저작권법 제9조).

그러면 퍼블리싱 계약에서 개발사가 개발한 게임이 퍼블리셔의 명의로 공표되고 서비스가 된다면 이것이 업무상저작물로 퍼블리셔의 것이 되는 걸까요? 다행스럽게도 그렇지는 않습니다.

따라서 일반적인 퍼블리싱 계약의 경우 계약 대상이 된 게임이 퍼블리셔의 명의로 공표가 된다고 해도 이를 퍼블리셔의 저작물로 보게 되지는 않을 것입니다.

그러나 소송과 같은 분쟁 상황에서는 위와 같은 사실도 ‘입증’을 해야 하는 것이므로, ‘게임의 저작권은 개발사에게 귀속된다’라는 정도의 선언적 규정이 있는지는 한 번 확인해 보시기 바랍니다.

특히 동인활동에 의해 창작한 게임이나, 개인 개발자가 법인이 아닌 개인사업 형태로 개발한 게임을 개인 대 회사의 지위에서 퍼블리싱 계약을 체결하고 퍼블리셔를 통해 서비스할 때에는 위 내용을 확인해 두시는 것이 좋겠습니다. 퍼블리셔의 직원인지 외주인지 애매한 상황에서 개발된 게임이 퍼블리셔의 명의로 공표되어 버릴 경우 퍼블리셔가 다른 마음을 품게 된다면 상당히 곤란해질 수 있으니 말입니다.

■ 저작권의 등록에 관한 내용

저작권은 그 성립을 위해 별도의 등록 등을 요하지 않습니다. 그러나 저작권위원회에 등록하면 등록한 저작권의 명의자가 저작자로 추정되는 효과가 발생합니다(저작권법 제53조 제3항). 퍼블리싱 계약에서 만약 저작물을 등록하도록 하는 내용이 있다면 개발사와 퍼블리셔 중 누구의 명의로 등록을 하게 되는지를 살펴보아야 합니다.

저작권은 후에 설명한 상표권과는 성질이 다르므로(등록이 되어야만 성립하는 상표권은 편의상 퍼블리셔의 명의로 출원하고 계약 종료시에 반환을 약정하는 경우를 많이 보았습니다), 차라리 등록을 하지 않거나, 아니면 개발사 명의로 등록하도록 하는 것이 적절한 선택이 될 것입니다.

그러나 특별한 경우가 아닌 한은 저작권을 등록하기로 하는 규정을 두는 경우를 그다지 많이 보지 못했고, 위에서 말한 ‘게임의 저작권은 개발사에게 귀속된다’는 규정만으로 해결이 가능한 문제라서 등록 여부에 대한 규정이 있는지 아닌지 여부만 확인하고, 있는 경우에만 꼼꼼하게 살핀다면 큰 문제는 없을 것입니다.

■ 2차적 저작물 작성권

퍼블리싱 계약의 협상 단계나 이후의 이행 단계에서 2차적 저작물(파생저작물) 작성권이 문제가 되는 경우가 가끔 있습니다. 저작권법에서 2차적 저작물이라 하면, 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물(저작권법 제5조 제1항)을 말합니다.

2차적 저작물의 작성 행위는 원저작물의 저작자의 허락을 받지 못하면 저작권 침해 행위가 됩니다만, 그렇다고 원저작자의 허락을 받지 못한 2차적 저작물 그 자체가 제3자와의 관계에서 저작물로 보호를 받지 못하는 것은 아닙니다(저작권법 제5조 참조).

그런데 저작권법에서 보기에 게임의 2차적 저작물은 그 범위가 상당히 넓습니다. 퍼블리싱 계약의 대상이 된 게임의 원화를 합성해 새로운 타이틀 화면이나 원화를 제작하는 것부터, 해당 게임의 세계관, 스토리, 캐릭터를 그대로 가져와서 속편을 제작하는 범위까지 넓은 범위를 포괄합니다.

이런 이유에서 퍼블리셔는 마케팅 자료나 게임 홍보 자료를 제작하기 위한 목적에서 2차적 저작물 작성권을 요구하는 경우가 많은데요, 개발사 입장에서는 퍼블리셔에게 무턱대고 2차적 저작물 작성권을 주었다가 퍼블리셔가 임의로 속편을 제작해버리는 등 낭패를 볼 수도 있으니 종종 이 권리의 부여 여부를 놓고 줄다리기가 발생하는 경우가 있습니다.

이 경우에는 퍼블리싱 계약을 통해 다시 2차적 저작물 작성권의 범위를 그 목적에 맞게 명확히 한정할 수 있다면 좋을 것입니다.

■ 저작권의 이용허락

퍼블리싱 계약을 체결하면 대상이 된 게임의 저작권은 개발사에서 퍼블리셔에게 양도되는 것일까요? 실무에서 쓰이는 ‘판권을 받았다’라는 말을 생각해 보면, 마치 저작권이 퍼블리셔에게 이전되는 것 아닌가, 혹은 일정 기간 동안 부동산처럼 임대되는 것은 아닌가 하는 생각이 드실 수도 있다 생각합니다.

퍼블리싱 계약은 다음 연재에서 살펴볼 채널링 계약과는 달리 퍼블리셔가 배타적·독점적 이용 권리를 허락 받는 경우가 많습니다. 퍼블리셔가 배타적 이용권을 받았다고 하더라도 이는 개발사와의 관계에서만 유효한 것입니다. 개발사가 다른 회사와 재차 퍼블리싱 계약을 체결한 경우, 퍼블리셔는 개발사를 상대로 손해의 배상을 청구할 수는 있지만, 2중 계약을 체결한 다른 퍼블리셔에게 직접 서비스의 중단을 청구할 수는 없다는 점은 참고를 해 두어야 할 것입니다.

다소 의아하게 들리실 수도 있겠지만 독점적 퍼블리싱도 어디까지나 계약에 의해 성립하는 ‘채권관계’에 불과합니다. 계약 당사자의 채무불이행에 의한 손해배상 여부는 별론으로 하더라도, 계약 당사자가 아닌 제3자에게 그 계약상의 책임을 물을 수는 없는 것입니다.

물론 그 ‘제3자’가 이 계약이 독점적 계약이라는 것을 알고서도 적극적으로 개입해서 개발사와 중복계약을 체결했다면 책임을 물을 수도 있습니다. 다만 이를 소송으로 진행한다면 민법상 제3자의 채권침해에 의한 불법행위책임이라고 해서 변호사 입장에서는 입증해야 할 것이 조금 더 많은 소송을 해야 합니다.

다시 저작물의 이용허락 문제로 돌아와서 정리하면, 저작물의 이용허락을 받은 자는 허락 받는 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있고(저작권법 제46조 제2항), 그 권리는 원 저작자의 동의 없이 제3자에게 양도할 수 없습니다(같은 조 제3항). 즉 퍼블리셔는 퍼블리싱 권한을 제3자에게 양도하려면 개발사의 동의를 받아야 양도할 수 있습니다.

저작권의 이용허락에 대한 내용은 퍼블리셔 입장에서 행사할 수 있는 권리의 범위를 정확히 파악하기 위해서 알아 두면 좋은 내용일 것입니다.

■ 상표권

상표법은 특정한 상표의 사용에 대해 독점적인 권리를 부여해서 상표권자가 해당 상표에 대한 권리를 행사함과 동시에 소비자들은 해당 상표를 사용하는 자의 상품에 대해 신뢰를 가지고 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제정된 법률입니다.

상표를 등록하려면 상표에 대한 식별력을 인정받아야 합니다. 따라서 상표는 개발사가 상표로 쓰고 싶은 문구나 도안이 있다고 하여 바로 이를 등록할 수 있는 것이 아니죠. 특허와 유사하게 출원 – 심사 – 등록으로 이어지는 절차를 밟아야 권리를 확보할 수 있습니다.

또 계약에 의해 상표에 대한 독점적 사용권을 갖더라도 권리를 행사할 때 번거로운 경우가 많으므로, 퍼블리싱 계약에서는 계약 대상이 된 게임의 상표권을 처음부터 퍼블리셔의 명의로 등록하기로 약정하는 경우가 꽤 많이 있습니다. 영세한 개발사가 상표의 등록비용이나 복잡한 등록 절차를 감당하기 어렵다는 이유도 한 몫 할 것입니다.

대신 이 경우 개발사 입장에서는 계약이 종료될 때 개발사가 상표권을 다시 되찾아올 수 있는 약정이 있는지 확인을 해 두는 것이 필요합니다. 그렇지 않으면 개발사는 퍼블리셔를 변경하거나 직접 서비스를 하려고 할 때 상표권이 없어서 그간 사용해 온 게임의 이름을 쓸 수 없는 난감한 상황을 만날 수도 있습니다.

보통은 퍼블리셔가 자신의 노력과 비용으로 해당 게임의 상표를 등록해 계약 기간 중에 상표권을 행사하고, 계약이 종료된 후에는 개발사에게 이를 다시 양도하는데, 양도에 필요한 비용 등은 개발사가 부담하도록 약정하는 경우가 많습니다.

그런데 최근에는 모바일게임의 라이프사이클이 점점 짧아지다 보니, 상표를 출원해 두고 등록도 되기 전에 서비스가 종료돼 상표권 자체가 쓸모 없어지는 사례도 많이 발생하여 참 난감할 때가 있습니다.

그러나 데이터베이스를 둘러싼 권리관계에서 말씀 드렸던 바와 같이, 상표의 등록 여부가 결정되기 전에 서비스가 종료되는 게임이라면 ‘망한 게임’인 경우가 많아서 애초에 상표를 둘러싼 분쟁 자체가 논란이 되지 않습니다. 해당 게임의 속편을 개발하고자 하는 경우가 아니라면 실질적인 리스크는 거의 없는 거죠.

심지어 최근의 모바일게임들은 과감하게 애초부터 상표 등록 없이 서비스를 실시하는 경우도 있다고 하니 게임 서비스의 라이프사이클 변화가 가져온 재미있는 현상이라 하겠습니다.

참고로 게임의 이름을 어떻게 짓느냐는 단순한 어감의 문제를 떠나 상표 등록 가능 여부와도 관련이 있습니다. 게임의 이름을 정할 때에는 신중을 기하시기 바라고, 최소한 서비스를 개시하기 전 4개월 이상의 기간을 두고 해당 상표의 등록 가능 여부를 미리 타진해 보실 것을 권하여 드립니다. 애써서 개발한 게임의 명칭이 식별력이 없어서 상표로 등록될 수 없다면 참 난감할 것입니다.

선데이토즈는 애니팡 상표권 추가 등록 중 기존 'Ani-pang'으로 등록된 상표가 8년 동안 사용되지 않았음을 확인하고 관련 법규에 따라 불사용 취소 소송을 진행해 승소했다.

■ 맺음말

지금까지 약 3회에 걸쳐 개발사 – 퍼블리셔 관계의 근간이 되는 퍼블리싱 계약의 몇 가지 내용들을 살펴보았습니다. 계약이라는 것 자체가 민사관계에서의 꽃이라 할 만한 것이고, 법률관계의 많은 부분을 다루다 보니 설명을 제대로 드렸는지 제가 오히려 걱정스럽네요. 완전히 이해는 되지 않아도 어렴풋이나마 알 듯 하다면, 어느 정도 소기의 목적을 이루지 않았나 싶습니다.

퍼블리싱 계약에 대한 설명을 마무리하면서 제가 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 것은 계약이라는 것이 도장 찍고 나면 더 이상 바꿀 수 없는 것으로 이해하시는 경우가 많은데, 대부분의 계약은 변경합의나 변경계약으로 그 내용을 변경할 수 있습니다.

물론 이미 계약을 체결한 다음에 변경하는 것과 처음 체결할 때 조항을 꼼꼼하게 살펴보고 체결하는 것은 절차와 비용적인 면에서 큰 차이가 있고, 깐깐한 상대방을 만난다면 이미 체결한 계약을 변경하는 것이 쉽지는 않을 것입니다. 하지만 계약을 체결할 때는 물론이고 체결한 다음이라도 계약상의 조항이 부당하다면 그 점을 지적하는 것을 두려워하지는 마시길 바랍니다.

다음 연재에서는 채널링 계약에 대해 간단히 살펴보겠습니다. TIG 독자 여러분 모두 환절기 감기 조심하세요.